Uso illegittimo dell’altrui marchio d’impresa nel web

By maggio 14, 2020Uncategorized

Questo brevissimo contributo trae spunto dalla prassi commerciale scorretta, purtroppo sempre più invalsa, di abusare del marchio altrui nelle comunicazioni commerciali e, in particolare, nei recapiti web (es. domain name e indirizzo mail) nonché nelle pagine (sovente sponsorizzate) create sui vari social network (facebook; linkedin etc.) anche al fine di approfittare del positivo avviamento commerciale di aziende concorrenti, sviandone la clientela.

Nello specifico, in un recente caso deciso in sede cautelare dal Tribunale delle Imprese di Catania (ordinanza inibitoria del 14.02.2019), un’impresa titolare di due marchi registrati adiva il Giudice al fine di ottenere l’inibitoria dell’utilizzo dei propri marchi sui vari recapiti web (domain name; indirizzi mail e pagine facebook) da parte di un’impresa dello stesso settore merceologico con cui in precedenza aveva intrattenuto rapporti commerciali (di fornitura), di seguito interrotti.

La convenuta si difendeva in giudizio sostenendo:

· che, prima della brusca interruzione dei rapporti tra le due imprese, era stata la stessa ricorrente ad approvare esplicitamente l’utilizzo dei marchi in questione;

· che, sebbene i prodotti venduti fossero i medesimi, il settore commerciale non fosse lo stesso poiché la ricorrente è operatore “all’ingrosso” mentre la convenuta “al dettaglio”;

· che il campo di applicazione della tutela accordabile all’impresa ricorrente sarebbe stato assai limitato perché il marchio avrebbe delle caratteristiche di c.d. “debolezza” e la possibilità di contraffazione sarebbe, di fatto, nulla.

Quest’ultima eccezione della società convenuta ci consente di specificare brevemente la distinzione tra marchio d’impresa forte e marchio d’impresa debole.

Un marchio d’impresa è debole quando risulta concettualmente legato al prodotto dal momento che (come rilevato dalla Cassazione n. 1267/16) la fantasia che lo ha concepito non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (per esempio nel caso di un rivenditore di prodotti per l’infanzia il marchio “Neonatal” sarebbe un marchio debole, perché appunto riconducibile all’aria concettuale della prima infanzia).

Viceversa, un marchio è forte quando non presenta alcun legame concettuale con il prodotto, essendo costituito da un segno grafico e da una dicitura di pura fantasia, estranea all’aria concettuale del prodotto o del servizio di pertinenza dell’impresa (così, nel nostro esempio di prima, un marchio forte sarebbe: “Dolly”).

Tornando ora al caso che ci occupa, l’impresa convenuta ha fatto appello in giudizio al principio astratto in base al quale: quando un’azienda si fregia di un marchio debole, anche lievissime modifiche da parte dei competitors escluderebbero la contraffazione e la conseguente tutela, sostenendo che le piccolissime modifiche fonetiche da essa apportante ai marchi della ricorrente nei vari recapiti web sarebbero comunque vale ad escludere ogni forma di tutela inibitoria e risarcitoria.

Ebbene il Giudice delle imprese di Catania, pur rilevando come in astratto valga il principio che i marchi deboli usufruiscono di una minore tutela, ha opportunamente ritenuto di compiere un’accurata analisi in concreto al fine di accertare se fosse comunque configurabile o meno una contraffazione nei singoli casi specifici (tale approccio sostanzialistico è stato di recente avallato dalla Giurisprudenza comunitaria, si veda Tribunale Unione Europea 10.09.14 T- 199/13).

In altre parole, anche se un marchio è da ritenersi “debole”, il giudice è tenuto a valutare tutte le peculiarità della fattispecie, non potendosi escludere a priori che anche lievi modifica fonetiche o

grafiche – in base alle peculiarità del singolo caso – possano integrare una fattispecie di usurpazione del marchio.

Così, nel caso a cui facciamo riferimento in questo articolo, il giudice ha opportunamente rilevato come fosse pacifico che l’impresa convenuta commercializzasse gli stessi prodotti della ricorrente, giudicando peraltro irrilevante che quest’ultima vendesse all’ingrosso mentre la prima al dettaglio (su questo punto è stato rilevato: “il fatto che si frapponga un intermediario, fino al consumatore finale, non muta il fatto che la clientela sia pur sempre quella del medesimo ciclo produttivo”).

Anzi proprio il diverso target di riferimento delle due imprese in contenzioso ha condotto il Giudice – proprio sulla scorta di una opportuna analisi in concreto e non soffermandosi al dato astratto della debolezza del marchio – a rilevare come: “il pericolo che si ingenera nel mercato è, allora , non che si acquistino prodotti credendo siano altri, ma che il consumatore (o l’intermediario fa poca differenza) creda di acquistare direttamente dal produttore ciò che sta comprando, in realtà, da un rivenditore”.

Inoltre il Giudicante ha ritenuto che, se anche l’utilizzo dei marchi della ricorrente fosse stato inizialmente consentito quando vi erano relazioni commerciali tra le due imprese ciò non esclude che, interrotti i rapporti, l’impresa titolare dei marchi (per averli registrati) avesse il diritto di impedire l’abuso degli stessi da parte della sua concorrente.

Così è stato inibito l’utilizzo dei marchi e l’assegnazione dei nomi a dominio alla ricorrente, che si è pertanto appropriata degli indirizzi web illegittimamente creati dalla sua concorrente (nonché dei relativi indirizzi mail) inoltre è stato parimenti inibito l’uso dei marchi anche nelle pagine social (nello specifico, nel portale facebook).

In conclusione:

· è fondamentale procedere sempre alla registrazione dei marchi d’impresa (in modo da avere una tutela piena di questi ultimi);

· il consenso prestato per l’utilizzo di un proprio marchio registrato può essere sempre revocato da parte della titolare. Cionondimeno, è importante regolare attentamente i termini del predetto utilizzo con atti che ne definiscano dettagliatamente termini (soprattutto temporali) e condizioni;

· è consigliabile optare per “marchi forti”, in modo da accedere alla massima tutela contro i possibili abusi e contraffazioni;

· anche nel caso di “marchi deboli” registrati, nell’ipotesi di violazioni, si ha diritto a rivendicarne l’uso esclusivo, diffidando (e se necessario agendo in giudizio contro) i competitor commerciali che abusino del segno distintivo per sviare la clientela, anche – ed in particolare – sul web.

Avv. Francesco Baglieri

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